Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Односторонний отказ от лицензионного договора». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Согласно нормам российского законодательства, досрочное расторжение лицензии по инициативе правообладателя в досудебном порядке возможно только в одном случае: если лицензиат нарушает свои обязательства по выплате вознаграждения за пользование интеллектуальной собственностью. Данная норма закреплена в п.4 ст. 1237 ГК РФ. Лицензиар вправе также потребовать возмещение убытков от лицензиата, которые связаны с прекращением обязательств.
Когда может потребоваться расторжение лицензии?
Вопрос о прекращении сотрудничества может возникнуть в следующих случаях:
- Со стороны правообладателя:
- Нарушение лицензиатом условий договора. Особенно часто это происходит тогда, когда лицензиару сложно осуществлять эффективный надзор за деятельностью лицензиата. Это может проявляться в превышении полномочий, использовании интеллектуальной собственности на более широкой территории, чем указано в тексте соглашения, а также в незаконной передаче прав третьим лицам.
- Занижение отчетных данных об использовании интеллектуальной собственности, которые лицензиат должен предоставлять на основании требований ст. 1237 ГК РФ. Во многих случаях лицензиар не может получить доступ к реальной информации, особенно при распространении продукта в сети Интернет, что часто приводит к злоупотреблениям.
- Отсутствие выплат по вознаграждению или несоблюдение их сроков.
- Со стороны лицензиата:
- Получение прибыли от использования интеллектуальной собственности, размер которой значительно ниже ожидаемой. Бесперспективность сотрудничества может заключается в том, что роялти приближается к размерам общего дохода. При перечислении фиксированных платежей может возникнуть ситуация отрицательного баланса.
- Препятствия со стороны лицензиара в передаче всех необходимых сведений, которые необходимы для полноценного осуществления права использования. Например, лицензиар не предоставил все технические документы на изобретение, в результате чего лицензиат не может приступить к выпуску данной продукции или не может выполнить условия по ее качественному изготовлению.
Досудебное одностороннее расторжение
Неуплата может быть как в полном объеме, так и частичной, либо выражаться в ее просрочке, вне зависимости от ее продолжительности. Отказ является состоявшимся, если лицензиат не выплатил долг в течение 30 дней после получения уведомления от лицензиара о расторжении договора (п.4 ст.1237 ГК РФ). Последний может обратиться в суд для возмещения убытков в виде неустойки. Необходимо учитывать, что после 3 лет с того момента, когда правообладатель узнал о данном нарушении, истекает общий срок исковой давности, поэтому иск может быть отклонен.
Одностороннее расторжение со стороны лицензиата предусмотрено только в одном случае – если предметом лицензионного договора является секрет производства (ноу-хау) и в его тексте не указан срок действия соглашения (п.2 ст. 1469 ГК РФ). Такое же право имеется и у лицензиара. При этом одна из сторон обязана уведомить об этому другую не менее, чем за 6 месяцев (если в договоре не указано иное).
Какие документы необходимо предоставить при расторжении лицензионного договора?
Пакет документов должен включать:
- заявление, не содержащее исправлений, приписок, зачеркнутых слов, заполненное по регламенту «Роспатента», прошитое и пронумерованное;
- решение суда в случае одностороннего расторжения по соответствующим основаниям (подлинник или нотариально заверенная копия);
- если одна из сторон не является резидентом России – документы, предусмотренные законодательством другой страны;
- платежный документ, подтверждающий оплату пошлины (прикладывать необязательно);
- перевод документов на русский язык (для иностранных заявителей);
- согласие на обработку персональных данных;
- доверенность для представителя заявителя;
- соглашение о расторжении договора (если заявление подписано только одной стороной; предоставляется подлинник или заверенная копия), а также нотариально заверенная выписка из него.
При отсутствии необходимых данных или наличии ошибок в документах «Роспатент» выносит отрицательное решение по регистрации изменений.
Форма лицензионного договора
Пункт 2 статьи 1235 Гражданского Кодекса РФ устанавливает, что лицензионный договор заключается в письменной форме, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.
Несоблюдение письменной формы влечет недействительность лицензионного договора.
Согласно статье 1286 Гражданского Кодекса РФ есть исключения из этого правила. Например:
§ лицензионный договор может быть заключен в устной форме, если предметом соглашения является право на использование произведения в периодическом печатном издании;
§ путем присоединения к нему на условиях, которые изложены на экземпляре программы — лицензионный договор, предметом которого является программа для ЭВМ или база данных (коробочная лицензия).
Предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по лицензионному договору подлежит государственной регистрации в случаях и в порядке, которые предусмотрены статьей 1232 ГК РФ.
Обязательно требуется регистрация лицензионного договора на товарный знак, средства идентификации (индивидуализации), изобретения, иные патентуемые объекты.
Что касается договоров о передаче прав автора, то их регистрировать не нужно.
При обязательности процедуры ее отсутствие повлечет недействительность всей сделки. Производится регистрация лицензионного договора в Роспатенте. Для ее осуществления нужно подать соответствующее заявление. Обратиться за регистрацией может одна или обе стороны сделки, а также их представители. Сама процедура обычно занимает несколько месяцев.
досрочное расторжение лицензионного договора: последствия
Во избежание негативных последствий, связанных с расторжением договора, наша компания советует уделять особое внимание условиям договора. Как видно из изложенного выше, закон предусматривает лишь некоторые основания для расторжения договора, кроме того, в большинстве случаев, такое расторжение возможно лишь в судебном порядке. Если ни одна из сторон не допускает нарушений, которые гражданским законодательством предусмотрены как основание для расторжения договора, и в договоре не предусмотрены иные условия, позволяющие расторгнуть договор досрочно, добиться этого в судебном порядке практически невозможно. В связи с этим от того, какие условия досрочного прекращения правоотношений сторонами предусмотрены в самом договоре, во многом зависит то, насколько легко будет расторгнуть лицензионный договор при возникновении такой необходимости. Кроме того, внимание к деталям договора снижает риск возникновения конфликтов между контрагентами.
Наша компания имеет большой опыт сопровождение сделок, связанны с объектами интеллектуальной собственности. Мы успешно представляем интересы клиентов в судах, составляет договоры и консультируем клиентов на протяжении долгих лет. Мы поможем решить вопрос о досрочном расторжении договора, а также достигнуть и обратного результата.
Когда нужна регистрация расторжения лицензионного договора в Роспатенте
За редким исключением все лицензионные договоры требуют официальной регистрации в Роспатенте. Любые изменения пунктов контракта также должны быть зафиксированы.
Для этого стороны (или одна из сторон) подают дополнительное соглашение и ходатайство о расторжении. Документы должны быть подписаны обоими контрагентами.
В дополнительном соглашении указывается дата окончания договора, прописываются детали окончательных расчетов и передачи сопроводительной документации. Пункт об отсутствии взаимных претензий обязателен.
При расторжении договора в судебном порядке пакет документов должен содержать выписку из судебного решения.
При регистрации расторжения уплачивается госпошлина. Квитанцию об оплате прилагают к заявлению.
Грамотно составленный лицензионный договор должен содержать пункты об урегулировании возможных конфликтных ситуаций. В этом случае стороны смогут быстрее прийти к согласию или расторгнуть невыгодную сделку по соглашению сторон. Расторжение договора в суде создает дополнительные хлопоты и финансовые потери.
Особенности расторжения лицензионного договора о передаче секрета производства
Под секретом производства ГК РФ понимает любую информацию об итогах интеллектуального труда в сфере науки и техники, а также о вариантах ведения профессиональной деятельности, которые не известны широкому круг лиц и имеют в силу этого коммерческую ценность (п.1 ст. 1465 ГК РФ).
В спорном договоре был подробно описан состав передаваемого ноу-хау. Информация передавалась вместе с обязательством обучения Истца порядку его применения.
ИП в течение срока действия договора вносил требуемые роялти-платежи и не высказывал замечаний по порядку их внесения. В последующем им без возражений подписаны акты, в которых был перечислен перечень передаваемых сведений, составляющих ноу-хау.
Согласно нормам гражданского законодательства, контрагент не может требовать вернуть то, что получено или исполнено им до даты расторжения сделки, если об ином не было отдельного уговора.
Стороны в п. 8.3 лицензионного договора закрепили правило, согласно которому нельзя просить вернуть то, что передано лицензиару в связи с исполнением договорных обязательств. Общество передало ИП ноу-хау, в ответ ИП оплатил паушальный взнос в сумме 400 тыс. руб. Общество надлежаще исполнило свои обязанности, следовательно, требовать возврат взноса у ИП не было права.
Кроме того, из всех имеющихся документов следовало, что контрагенты согласовали порядок расчетов как 25% от суммы сделки, и ИП последовательно вносил указанные платежи, не высказывая возражений.
ГК РФ закрепляет принцип добросовестного поведения сторон сделки. Поэтому ИП не должен основывать свои требования на ином толковании договора, чем то, о котором договорились стороны.
Необходимые документы
Описание:
- Характеристики товаров (услуг), производимых с использованием ноу-хау;
- Ожидаемый срок полезной жизни объекта;
- Краткое описание настоящей деятельности и истории предприятия-правовладельца.
Количественные характеристики:
- Затраты на создание объекта ноу-хау;
- Себестоимость и цена единицы товара с использованием ноу-хау;
- Источники получения доходов от использования ноу-хау и прогнозируемая выручка от продажи товаров (услуг);
- Технические (потребительские), эксплуатационные, экологические и экономические показатели получения доходов от использования ноу-хау:
-Увеличение объемов реализации конкретных видов или всей продукции с использованием ноу-хау / Повышение цены / Снижение себестоимости при использовании; - Произведенные затраты:
-на освоение в производстве и организацию выпуска и реализации товаров с использованием ноу-хау;
-на маркетинг;
-на страхование рисков осуществления проектов с использованием ноу-хау.
Как мы уже говорили выше, необходимо, чтобы договор содержал всю информацию о товарном знаке, список товаров или услуг, нуждающихся в использовании товарного знака, а также нормативные способы его использования, как будет выплачиваться вознаграждение. Следует также обратить отдельное внимание на то, что лицензионный договор не должен содержать наименования товаров или услуг, для которых товарный знак не регистрировали. Если это было сделано лишь по классам товаров, то в договоре не упоминают об услугах и соответственно, наоборот. Возможны ограничения по использованию ТЗ по определенной группе товаров или по методам его применения. Он может быть применен по всей стране, но в определенных случаях могут быть и территориальные ограничения.
|
Услуга |
Стоимость |
Пошлины и тарифы Роспатента для заявителя РФ (руб.) |
|---|---|---|
|
Расторжение лицензионного договора |
от 10 000 руб. |
от 840 руб. (патенты) 2 310 руб. (ТЗ) |
При подаче исковых заявлений в суд, потребуются доказательства фактов нарушения договора с указанием обстоятельств того, что они были существенными.
Комментарии к статье 1235 ГК РФ, судебная практика применения
В п.п. 39, 40, 103 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» содержатся следующие разъяснения:
Срок действия исключительного права и условия о сроке действия лицензионного договора
Поскольку срок, на который заключается лицензионный договор, не может превышать срок действия исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (абзац первый пункта 4 статьи 1235 ГК РФ), договор, содержащий условие о сроке его действия, превышающем срок действия исключительного права, считается заключенным на срок, равный сроку действия исключительного права.
Если срок действия исключительного права продлевается в установленном законом порядке после заключения лицензионного договора, то срок действия такого договора определяется исходя из его условий и нового срока действия исключительного права.
Условия лицензионного договора о вознаграждении
Если лицензионным договором прямо не предусмотрена его безвозмездность, но при этом в нем не согласовано условие о размере вознаграждения или о порядке его определения, такой договор в силу абзаца второго пункта 5 статьи 1235 ГК РФ считается незаключенным. При этом сторона, принявшая от другой стороны полное или частичное исполнение по такому лицензионному договору либо иным образом подтвердившая его действие, не вправе требовать признания этого договора незаключенным, если заявление такого требования с учетом конкретных обстоятельств будет противоречить принципу добросовестности (пункт 3 статьи 1, пункт 3 статьи 432 ГК РФ).
Уплата вознаграждения по лицензионноиу договору при неиспользовании лицензиаром результата интеллектуальной деятельности
По смыслу пункта 5 статьи 1235 ГК РФ в его взаимосвязи с пунктом 4 статьи 1237 ГК РФ вознаграждение по возмездному лицензионному договору уплачивается за предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.
В связи с этим лицензиару не может быть отказано в удовлетворении требования о взыскании вознаграждения по мотиву неиспользования лицензиатом соответствующего результата или средства.
Последствия согласования платы в твердой сумме и в форме процентных отчислений от дохода
Если сторонами согласована плата за предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в твердой сумме, а также дополнительно согласован размер вознаграждения в форме процентных отчислений от дохода (выручки) (абзац третий пункта 5 статьи 1235 ГК РФ), при неиспользовании результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицензиатом уплате подлежит только сумма, согласованная в твердом размере. При этом лицензиар не лишен права потребовать возмещения убытков, вызванных неиспользованием результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, и расторгнуть договор.
В случае, когда стороны лицензионного договора согласовали размер вознаграждения только в форме процентных отчислений от дохода (выручки), а использование результата интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации не осуществлялось, лицензиар вправе потребовать возмещения убытков, вызванных неиспользованием результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, а также расторгнуть договор. Размер убытков может быть определен, в частности, исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование этого или аналогичного результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.
Не требуется согласие лицензиара на заключения договора об отчуждении исключительного права
Гражданский кодекс Российской Федерации не предусматривает необходимости получения согласия лицензиата (при наличии заключенных ранее лицензионных договоров) на заключение договора об отчуждении исключительного права. При этом в силу пункта 7 статьи 1235 ГК РФ переход исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации к новому правообладателю не является основанием для изменения или расторжения лицензионного договора, заключенного предшествующим правообладателем. Новый правообладатель становится лицензиаром на условиях ранее заключенного лицензионного договора (см. п. 40 Постановления).
Государственная регистрация предоставления права использования результата интеллектуальной деятельности
Согласно пункту 2 статьи 1235 ГК РФ предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по лицензионному договору подлежит государственной регистрации в случаях и в порядке, которые предусмотрены статьей 1232 ГК РФ. К таким случаям относится в том числе предоставление права использования подлежащего государственной регистрации результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. При этом в силу пункта 7 статьи 1232 ГК РФ это правило применяется и к зарегистрированному по желанию правообладателя результату интеллектуальной деятельности (в частности, к программам для ЭВМ и базам данных), если Гражданским кодексом Российской Федерации не установлено иное.
В отношении программ для ЭВМ и баз данных государственной регистрации подлежит только переход исключительного права на зарегистрированные программу для ЭВМ или базу данных к другому лицу по договору или без договора (пункт 5 статьи 1262 ГК РФ). В других случаях, в том числе при заключении лицензионного договора о предоставлении права использования программы для ЭВМ или базы данных, государственная регистрация не осуществляется (см. подробнее п. 103 Постановления).
В п. 18 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав (утвержден Президиумом Верховного Суда РФ 23.09.2015 года) приведена следующая правовая позиция:
Предмет лицензионного договора с РАО — произведения, входящие в реестр произведений (репертуар) РАО
«Отсутствие в лицензионном договоре, заключенном между РАО и пользователем, указания на использование конкретных произведений конкретных авторов и перечень обнародованных произведений не свидетельствует о том, что условие о предмете договора сторонами не согласовано». Указано, в том числе, следующее.
Что такое лицензионный договор
Лицензионный договор заключается между двумя сторонами – один участник обладает исключительным правом на интеллектуальную собственность (лицензиар), а другой (лицензиат) – планирует использовать такое право в своей деятельности. Договор подтверждает факт передачи права на объект интеллектуальной собственности от правообладателя другому лицу, не лишая при этом прав самого правообладателя.
Понятие лицензионного договора, правила и порядок его заключения, особенности такого соглашения закреплены положениями в ст.1235 ГК РФ.
Лицензионные договоры относятся к документам гражданского права и фиксируют юридические соглашения между лицензиаром и лицензиатом, в том числе гарантийные обязательства, способы расчетов, условия выполнения соглашения и другие. Передача права на интеллектуальную собственность по лицензии выполняется в ограничительном объеме, основное право на объект – право собственности, сохраняется за правообладателем.
Стороны, заключающие лицензионные соглашения, приобретают новые возможности и преимущества – лицензиар получает дополнительные доходы, а лицензиат законное право распоряжаться интеллектуальной собственностью без существенных затрат на её создание и раскрутку. Виды лицензионных договоренностей определяются положениями ст.1236 ГК РФ.
Законом предусматриваются следующие категории лицензий – исключительные, неисключительные, сублицезионные и специальные. Категории отличаются объемом и условиями передаваемых прав, а также наличием отдельных особенностей. Лицензионные договоры на передачу прав по патентам заключаются между юридическими и физическими лицами, а в случаях сделок по средствам индивидуализации (товарным знакам и знакам обслуживания) – только между предпринимателями.
Как расторгнуть лицензионный договор на товарный знак?
Лицензионный договор по передаче прав на товарный знак может быть расторгнут по обоюдному согласию сторон или в соответствии с пунктами, прописанными в договоре при заключении сделки. Основаниями для прекращения договорных обязательств могут служить нарушения договора со стороны как правообладателя, так и правопреемника, например, нарушение обязательств по оплате, заключение сублицензионного договора без согласия лицензиара, выпуск продукции более низкого качества, чем у правообладателя и другие.
Лицензиар нарушает условия договора, если при выдаче исключительной лицензии продолжает передавать аналогичные права на данный товарный знак другим лицам. Решение о прекращение договора при нарушениях обязательств одной из сторон может быть достигнуто добровольно или в судебной инстанции. В обоих случаях расторжение подлежит регистрации в ФИПС (Роспатент).
Нам часто задают вопрос о порядке и последствиях расторжения лицензионного (сублицензионного) договора на программное обеспечение.
По общему правилу односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом. Односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, допускается также в случаях, предусмотренных договором, если иное не вытекает из закона или существа обязательства (ст.310 ГК РФ).
Важно знать! На лицензионный договор распространяются положения общей части ГК РФ об обязательствах (ст.307 — 419) и договорах (ст.420 — 453). Соответственно, к отношениям сторон по лицензионному договору на программное обеспечение применяются нормы гл.29 ГК РФ «Изменение и расторжение договора».